仅由外国地名构成的商标能获准注册吗?——浅析“剑桥”商标驳回复审申请案

 

基本案情:

第40362504号“剑桥”商标(下称申请商标)由剑桥大学名誉校长和学者委员会(即公众熟知的英国剑桥大学,下称申请人)于2019年8月15日提出注册申请,国家知识产权局审查后认为申请商标“剑桥”为公众知晓的外国地名,不得作为商标使用,并依据《商标法》第十条第二款驳回了申请商标在第42类上的全部服务项目上的注册。本所代理申请人依法提起了复审申请。

复审理由:

在复审阶段,针对国家知识产权局的驳回理由,申请人提出了两项复审理由:一是申请商标对应的英文商标“CAMBRIDGE”已在英国核准注册,故可视为英国政府同意申请人申请注册并使用“剑桥”商标;二是经过数百年的使用,申请商标已与申请人建立了紧密的对应关系,在中国相关公众中获得了远远强于其地名的第二含义。基于以上两点,申请人请求认定申请商标未构成《商标法》第十条第二款所指的情形,进而核准申请商标的注册申请。

裁决结果:

国家知识产权局经复审认为,申请商标中虽含有公众知晓的外国地名,但鉴于申请人名下的“CAMBRIDGE”商标已在英国核准注册,“CAMBRIDGE”可译为“剑桥”,故可视为英国政府同意申请商标注册,故申请商标未构成《商标法》第十条第二款所指的情形。

案件解析:

从决定书的内容来看,国家知识产权局主要依据申请人提交的“CAMBRIDGE”在英国的商标注册证明,支持了申请人的第一项复审理由。事实上,根据《商标审查及审理标准》,获得所属国的同意是外国国家名称商标获准注册的适用情形之一,但是目前还没有任何文件明示获得所属国的同意也适用于外国地名商标。鉴于外国国家名称商标注册申请的审查严于外国地名商标, 举重以明轻,将获得所属国的同意适用于了外国地名商标案件的审查之中不失为一件很好的灵活适用法律的案例。

那么是否只要获得了所属国的同意,外国地名商标就一定能够获准注册呢?笔者通过检索发现,在第G1496829号“ROSSONAPOLI MADE IN ITALY及图”、第24806525号“SHETLAND REEL”等商标驳回复审案中,国家知识产权局并未认可当事人提交的地名商标在所属国获准注册的证明文件,其在审查中应当还考量了其他因素,譬如本案申请人提交的第二项复审理由。

关于本案申请人提交的第二项复审理由,即申请商标通过使用获得了远远强于其地名的第二含义,在复审决定中,国家知识产权局并未给予正面的回应,而是采取了回避的态度。究其原因,笔者认为主要是由于仅由地名构成的商标是否能够通过使用获得其他含义进而获准注册,在理论界和审查实务中均存在较大的争议,国家知识产权局在上述案件中也采取了较为谨慎的态度。但如前所述,所属国获准注册的证明文件在地名商标驳回复审案件中并未全部获得认可,由此可见,国家知识产权局在审查外国地名商标时应当还考量了其他因素。而从“青岛”、“MUNICH RE”、“AMERICAN STANDARD”等地名商标获准注册的先例来看,法院无疑在审理中考量了地名商标的实际使用情况,以及由此产生的商标背后的现实市场格局。因此,本案“剑桥”作为一个仅由地名构成的商标,能够获准注册,与其实际使用及知名度情况不无关系。

典型意义:

地名商标,因涉及缺乏显著性、属于公共资源不应为某一主体作为商标标识垄断使用等原因,在申请注册时常常遭遇驳回。而外国地名商标,尤其是仅由外国地名构成的商标,想要获得注册并非易事。从“剑桥”商标驳回复审案来看,地名商标遭遇驳回后,在复审阶段应积极提交该商标在原属国获准注册的证明文件。但获得所属国的同意并非地名商标在中国获准注册的充分条件。因此,复审阶段亦应积极提交地名商标知名和使用情况的证据,结合个案实际情况,最大限度地争取注册的可能性。

 

作者:金阙律所
创建时间:2021-03-23 15:36

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